一、基本案情
第16913347号商标(以下称被异议商标)由某塑胶模具有限公司于2015年5月11日提出注册申请,指定使用在第17类“合成橡胶,生橡胶或半成品橡胶,保护机器零件用橡胶套,胶套,胶壳,胶衬,非金属软管,绝缘材料,橡胶或塑料制(填充或衬垫用)包装材料,防水包装物”商品上,2016年5月27日获得初审公告。韩国公司(珠)速陪跟在法定期限内(即本案异议人)委托代理机构对该被异议商标提出异议申请。主要理由之一:异议人对 作品享有在先著作权,被异议商标与异议人享有在先著作权的作品相同,侵犯了异议人的在先著作权,请求依据《商标法》第三十二条的规定对被异议商标不予注册。
二、裁定结果
商标局经审查认为,异议人提供的“SPIGEN及图”在其他国家和地区的商标注册证明、中国海关进口货物报关单、异议人与温州新青年商贸有限公司签订的代理协议、温州新青年商贸有限公司在天猫上的店铺页面及后台销售记录、“SPIGEN及图”在相关网络平台的使用证据等材料,可以证明“SPIGEN及图”是异议人在先设计的商标标识,该标识具有一定独创性,可视为《著作权法》保护的美术作品,异议人对该作品享有著作权,且异议人以该作品作为商标已在先公开使用,被异议人有知晓该作品的可能。被异议商标图形和文字与异议人上述美术作品基本相同,已构成实质性近似,因此,被异议人申请注册被异议商标侵犯了异议人的在先著作权。根据《商标法》第三十二条规定,决定对第16913347号“SPIGEN及图”商标不予注册。
三、典型意义
商标法第三十二条前半段规定的“在先权利”是指在系争商标申请注册日之前已经取得的,除商标权以外的其他权利,包括字号权、著作权、外观设计专利权、姓名权、肖像权以及应予保护的其他合法在先权益。其中,在先著作权与商标权冲突,是商标法第三十二条前半段“在先权利”保护中最常见的案件类型之一。未经著作权人的许可,将他人享有著作权的作品申请注册商标,应认定为对他人在先著作权的损害。该种情形的适用要件为:(1)在系争商标申请注册之前他人已在先享有著作权;(2)系争商标与他人在先享有著作权的作品相同或者实质性相似;(3)系争商标注册申请人接触过或者有可能接触到他人享有著作权的作品;(4)系争商标注册申请人未经著作权人的许可。
本案中,异议人在代理指导下,全面搜集了异议人享有在先著作权的证据材料,使得在后登记的作品登记证书和其他国家和地区在先注册的商标注册证、中国海关进口货物报关单、异议人与中国境内公司签订的代理协议、天猫商城销售页面及后台销售记录等证据相互佐证,充分证明了异议人享有在先著作权,成功阻止了他人恶意注册商标的行为。该案作为商标确权案件中涉及在先权利保护问题的典型案例,对如何解决在先著作权和商标权之间的冲突,具有一定的借鉴和指导意义。